Comment protéger les marques contre les effets du non-usage en Suisse

Effacer un nom signifie souvent se heurter à plusieurs marques antérieures similaires, mais toutes ne sont pas nécessairement des obstacles à l’enregistrement et à l’utilisation d’une nouvelle marque. Au lieu de cela, les déposants doivent procéder à une évaluation au cas par cas des risques juridiques et pratiques d’une action en contrefaçon potentielle ou d’une opposition de la part du titulaire de la marque contestée. Pour ce faire, il est utile de savoir si la marque en conflit est utilisée et, si oui, quand, comment et dans quelle mesure.

le délai de grâce

En Suisse, il n’est pas nécessaire de prouver l’usage ou d’affirmer l’intention d’utiliser pour enregistrer une marque. De plus, les déposants n’ont pas besoin de prouver l’utilisation d’une marque après l’enregistrement pour maintenir sa validité. Toutefois, la protection n’est considérée comme valable que si la marque est utilisée (article 11(1) de la loi sur la protection des marques (LMP)).

Si une marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans, le délai de grâce, son titulaire ne peut faire valoir ses droits sur cette marque que s’il a des raisons valables (article 12 (1) LMP). Pendant la période de grâce, la marque ne peut pas être attaquée pour cette raison.

Pour les enregistrements suisses, le délai de grâce commence à l’expiration du délai d’opposition (trois mois après la publication de l’enregistrement) ou une fois la procédure d’opposition terminée. Pour les désignations suisses dans les enregistrements internationaux, le délai de grâce court à compter de la publication de l’octroi de la protection par l’OMPI ou, en cas de refus provisoire, de la date d’octroi de la protection (art. 6, section 5.2.1 et partie 7 section 2.4 des directives sur les marques de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) du 1er mars 2022).

Le délai de grâce s’applique également lorsque l’usage d’une marque est interrompu, à compter de la cessation de l’usage (décision du Tribunal fédéral 4A_265/2020 LUMIMART / LUMINARTE). En cas de reprise d’usage, les droits de marque sont rétablis à compter de la date de priorité ou de dépôt, à moins que le non-usage n’ait été invoqué avant la reprise (article 12(2) LMMP). Une simple affirmation de non-usage (par exemple, une lettre recommandée) suffit à interdire l’affirmation de la marque même si son usage a repris après l’affirmation.

exigences de non-utilisation

Cinq années consécutives de non-usage sont un motif d’expiration partielle ou totale d’une marque en Suisse. Ce n’est pas ça ex officio annulée, mais des tiers peuvent la contester pour ce motif.

La réclamation pour non-usage peut opposer une action en annulation devant les juridictions civiles ou l’IPI (article 35 Et ensuite TmPA). Toute partie peut intenter librement l’action en justice, quel que soit son intérêt à agir (article 35(a)(1) LMP ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2627/2019 SHERLOCK).

En Suisse, cette prétention peut également être invoquée par le défendeur dans le cadre d’une procédure d’opposition. Il suffit d’invoquer simplement le non-usage de la marque contraire (article 32 LMP) ; ceci diffère d’une action en annulation, qui exige la preuve que le non-usage est probable (article 12, paragraphe 3, LPMT). Au lieu de cela, la charge de la preuve incombe à l’opposant, qui doit présenter à première vue preuve d’utilisation ou fournir des raisons appropriées de non-utilisation. A défaut, l’opposition est rejetée.

Toute objection de non-usage doit être invoquée dans la première réponse à l’opposition, au plus tard (article 22(3) TmPO). Si le délai de cinq ans expire à une date ultérieure, il est possible d’introduire une action en nullité devant un tribunal civil ou l’IPI et de demander la suspension de la procédure d’opposition jusqu’à ce qu’une décision sur la validité de la marque contestée soit rendue (article 23 (4) TmPO).

Si le non-usage est invoqué, que ce soit dans le cadre d’une action en opposition ou en nullité, il doit être démontré que l’usage de la marque était probable au cours des cinq années précédant la revendication de non-usage (article 32 LMMP).

Semblable à la pratique de l’Union européenne, la Suisse n’exige pas de preuve qu’une marque a été utilisée de manière continue pendant cinq ans. Pour éviter la révocation, il suffit que l’utilisation ait eu lieu pendant une partie de la période pertinente. Par conséquent, une utilisation récente peut être appropriée (partie 6, section 5.3.2 et partie 7, section 4.2 des directives de l’IPI sur les marques).

Preuve d’usage d’une marque

En Suisse, comme dans d’autres juridictions, le moment où une marque est utilisée et le moment où elle cesse d’être utilisées jouent un rôle clé pour déterminer si elle est vulnérable à des actions en annulation pour non-utilisation pendant la période pertinente. En outre, il est essentiel de considérer de quelle manière, pour quels produits ou services et à quelle échelle la marque est utilisée.

Lorsqu’une marque existante problématique est identifiée, la surveillance de son utilisation et le dépôt d’une action en annulation au moment opportun (par exemple, via une alerte) peuvent être un moyen pour les déposants de le surmonter.

À l’inverse, l’accès à des preuves d’utilisation datées peut être bénéfique pour protéger les marques existantes. Ce processus aide à déterminer la sécurité d’une marque avant que son ou ses propriétaires n’envisagent une réclamation contre une utilisation ou une marque contrefaite.

Cependant, tous les tests n’ont pas de dates d’origine. Les exemples notables incluent le contenu Internet temporaire (par exemple, les newsletters, les articles de blog, les pages de produits et les publications sur les réseaux sociaux) ou le matériel de l’entreprise régulièrement mis à jour (par exemple, les photos de produits, les cartes de visite et les boîtes d’emballage). Dans cet esprit, l’horodatage des documents peut être une méthode robuste pour fournir des dates pour tous les matériaux. La technologie Blockchain est particulièrement utile pour accélérer cet effort, en datant efficacement et en toute sécurité un grand nombre de preuves.

Avec la datation des preuves vient la question du stockage. Dans les litiges relatifs aux marques, disposer rapidement et immédiatement d’un ensemble de preuves est un avantage évident. Dans certains cas, cela peut également aider à revendiquer une portée plus large de la protection de la marque en prouvant le sens secondaire.

La collecte optimale de preuves d’utilisation datées nécessite de suivre une méthodologie basée sur de bonnes pratiques, telles que :

• désigner une personne dédiée pour superviser la collecte des preuves ;
• identifier les principaux points de contact opérationnels dans chaque service concerné (par exemple, marketing, finance, ventes et technologie de l’information) ;
• préparer et soumettre des lignes directrices sur les tests appropriés ; Oui
• automatiser entièrement le processus de collecte à l’aide d’outils de suivi des marques en ligne et de la blockchain, ce qui facilite le stockage de la documentation à intervalles réguliers et empêche toute altération.

Il n’est pas difficile d’imaginer un avenir dans lequel une telle documentation deviendrait un accompagnement standard des portefeuilles de marques, éventuellement sous la forme d’une chronologie filtrée par produits ou services, date, type et valeur probante. Une telle évolution permettrait d’élaborer un taux d’utilisation objectif et des risques de révocation associés, ce qui aiderait les avocats à lancer des campagnes pour conseiller les équipes opérationnelles sur le bon usage et en recueillir les preuves. Cet indice pourrait également être utile dans le processus d’évaluation de la marque.

Une fois qu’une marque est enregistrée, la conservation des preuves de son utilisation de manière précise et structurée peut être essentielle dans tout litige. Cela rend également la marque plus résistante aux défis et aussi plus précieuse.

Nathalie DenelWilliam Fauchoux

SEDIN SA